Publisert
EU-domstolen har i sak C-452/24, Lunapark Scandinavia Oy Ltd mot Hardeco Finland Oy, slått fast at medlemsstatene ikke kan anvende nasjonale passivitetsregler som begrenser varemerkeinnehaverens håndhevelsesrett.
Høyesterett i Finland ba EU-domstolen om avklaring av om nasjonale regler om at rettigheter må utøves innen rimelig tid kan begrense håndhevelsen av varemerkerettigheter etter varemerkedirektivet (2015/2436).
Tvisten gjaldt bruken av tegnet DRACULA på konfekt. Lunapark Scandinavia Oy Ltd, innehaver av varemerket, gikk til sak mot Hardeco Finland Oy, som hadde overtatt et selskap som i en årrekke hadde brukt samme tegn uten registrering. Den finske markedsdomstolen avviste kravet fordi Lunapark hadde vært passiv for lenge etter nasjonal rett.
Spørsmålet ble dermed om slik passivitet kunne medføre tap av håndhevelsesrett utover de uttrykkelige reglene i direktivet.
EU-domstolen fastslo at artikkel 10 i varemerkedirektivet, som regulerer eneretten til et varemerke, er totalharmonisert. Medlemsstatene kan derfor ikke innføre egne begrensninger i varemerkeinnehaverens rettigheter.
Domstolen slo videre fast at også artikkel 18(1), som regulerer virkninger av passivitet, er totalharmonisert.
Bestemmelsen gir bare et unntak fra håndhevelsesretten dersom et yngre registrert merke har vært brukt i god tro i fem år, og innehaveren har kjent til bruken:
«I inngrepssøksmål har innehaveren av et varemerke ikke rett til å forby bruken av et yngre registrert varemerke dersom det yngre varemerket ikke vil kunne bli kjent ugyldig i henhold til artikkel 8, artikkel 9 nr. 1 eller 2 eller artikkel 46 nr. 3»
Ettersom Hardeco ikke hadde noen registrert eller ervervet rett til DRACULA-tegnet, kunne ikke nasjonale passivitetsregler begrense Lunaparks håndhevelsesrett.
Dommen bekrefter dermed at EU-retten ikke tillater supplerende nasjonale begrensninger på bakgrunn av ulovfestede passivitetsprinsipper.
Varemerkedirektivet er en del av EØS-avtalen og gjennomført i den norske varemerkeloven. I norsk rett har det likevel vært antatt at lovens bestemmelser om passivitet, særlig § 8 (virkninger av passivitet) og § 36 (sletting ved degenerasjon mv.), kunne suppleres av ulovfestede passivitetsregler.
Dette har kommet til uttrykk i rettspraksis, blant annet i LB-2020-80824 / LB-2020-81058 (Unilever mot Orkla) og TOSLO-2017-81294 / TOSLO-2017-55574 (PlayCherry mot Norsk Tipping). Også Høyesterett vurderte spørsmålet i HR-1998-55-A (Budweiser), men tok ikke endelig stilling til om passivitet kan føre til frifinnelse utover lovens uttrykkelige tilfeller.
I juridisk teori har det vært lagt til grunn at varemerkeloven § 8 ikke er uttømmende (Lassen/Stenvik, Kjennetegnsrett, 3. utg. 2011, s. 433).
Etter EU-domstolens avgjørelse må det legges til grunn at varemerkeloven § 8 er en uttømmende regulering av passivitet. Ulovfestede passivitetsregler kan derfor ikke anvendes ved siden av bestemmelsen.
Dette innebærer at en varemerkeinnehaver kun kan tape håndhevelsesretten dersom vilkårene for passivitet i § 8 er oppfylt. Det vil si når et yngre merke har vært brukt i god tro i fem år etter registrering, og innehaveren har kjent til bruken.
Tidligere norsk praksis og teori som åpner for en bredere ulovfestet passivitetsregel må anses utdatert. Dette vil kunne medføre uheldige resultater i særlige tilfeller, gjerne der innehaveren av det eldre merket beviselig har vært klar over bruken av det yngre merket, og tillatt bruken, i en lengre periode (men kortere enn fem år) for så å ta rettslige skritt etter at innehaveren av det yngre merket har innordnet seg. Norske domstoler vil måtte legge EU-domstolens forståelse til grunn.
EU-domstolens avgjørelse innebærer at det i norsk rett ikke lenger er adgang til å anvende ulovfestede passivitetsregler i varemerkesaker. Varemerkeloven § 8 må forstås som en totalharmonisert og uttømmende bestemmelse.